Cuando en el 2014 Xuebo Ye intentó registrar una marca de forma elíptica con un rectángulo en su centro para su uso en gafas para glaciares, lentes correctivos, bolsas de equipaje, calzado y ropa, la compañía deportiva Oakley fue la primera en oponerse, alegando que causaría confusión con sus propias marcas.
Sin embargo, en el 2015, la División de Oposición de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea desestimó la oposición en su totalidad. El argumento se basaba en que si bien ambas marcas eran similares, la naturaleza no distintiva de la marca comercial de Oakley y la práctica del mercado de aplicar variantes de elementos figurativos a los productos eliminaba cualquier potencial confusión que pudiera aparecer.
Ahora, tras una apelación de Oakley ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea – la segunda apelación por parte de la marca –, la decisión de la EUIPO fue revocada después de que el tribunal entendiera que esta erró en su evaluación de que la marca solicitada por Xuebo Ye no causaría riesgo de confusión entre los consumidores.
Además, el TJUE también desestimó la determinación de que Oakley no podía detener el registro de la marca solicitada por Xuebo Ye a pesar de que sus marcas solo tienen lo que se considera un “carácter débilmente distintivo”.
El carácter distintivo de la marca es uno de los tantos elementos a considerar a la hora de determinar la posibilidad de confusión. También aplicarían los bienes y servicios que cubren, que en este caso serían idénticos, por lo que Oakley está en todo su derecho de oponerse al registro.
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Sofia Vanoli
Editora