La Asociación Internacional de Marcas (INTA) ha presentado un amicus brief ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en apoyo de la validez y aplicabilidad de las denominadas cláusulas de “no impugnación” (non-challenge) en contratos privados relacionados con marcas.
El Tribunal Supremo Federal de Alemania (Bundesgerichtshof) ha remitido dos cuestiones al TJUE (en el asunto C-62/21 Leinfelder Uhren GmbH & Co KG c. E. Leinfelder GmbH y otros) relativas al impacto de los contratos privados en los procedimientos administrativos de OPI. como en litigios contenciosos.
El comunicado de prensa presentado por INTA detalla que la primera pregunta tiene como objetivo equilibrar el alcance de la protección otorgada por una marca registrada a su propietario y el interés del público en proteger el registro de ser bloqueado por «marcas de papel» no utilizadas.
La segunda pregunta tiene como objetivo obtener una respuesta sobre el marco procesal específico del caso y la relación entre la jurisdicción de los tribunales nacionales y los procedimientos ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y los tribunales de la Unión Europea (UE) en materia de marcas.
Anteriormente, dos tribunales alemanes inferiores se negaron a reconocer la existencia de la obligación de no impugnación de una de las partes en un litigio pendiente porque la parte violó esta obligación al presentar una petición de revocación por falta de uso. La denegación se basó en una sentencia anterior del Tribunal General en el asunto Carrera (T-419/16) según la cual el amplio acceso público a los procedimientos de revocación y cancelación en el Reglamento de Marcas de la UE prohibía las obligaciones de no impugnación per se.
En su escrito, INTA alega que (1) las cláusulas de no impugnación no son inválidas per se y (2) las sentencias de los tribunales nacionales que hacen cumplir tales obligaciones deben ser consideradas a nivel de la UE.
La asociación observa que las obligaciones de no impugnación son habituales en los acuerdos relacionados con las marcas (acuerdos de licencia, transferencia o prenda) donde sirven para salvaguardar la base económica de una marca válida.
La INTA también señala que el amplio acceso público a los procedimientos de cancelación y revocación, que sirven para mantener los registros de marcas libres de marcas no utilizadas o desprotegidas, no se verá afectado si se bloquea el acceso a unas pocas personas.
En el escrito, la asociación sostiene además que ambas cuestiones desencadenan la capacidad de las marcas comerciales como objetos de propiedad y que las leyes de marcas registradas están diseñadas para respetar esta capacidad en general. La INTA observa que, por ejemplo, existen disposiciones en el Reglamento de Marcas de la UE que aceptan un reconocimiento de mala fe y concluye que presentar una petición de cancelación o revocación contraria a una cláusula contractual de no impugnación constituye un acto de mala fe.
Fuente: INTA
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